Brevetti & Marchi – Le tutele indispensabili

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Tiziana Vecchio, Docente di Marketing al C Management

La contraffazione è un pericolo frequente per ogni azienda, di qualunque settore industriale. Soprattutto se i prodotti che commercializza sono destinati al mercato estero. Se poi le aziende in questione sono subfornitori  i pericoli e le incertezze diventano ancora più grandi. Vediamo, dunque, come un’azienda fornitrice conto terzi può tutelare in  modo semplice e sicuro la propria produzione, in Italia e all’estero.
A fornirci questo utile vademecum è Tiziana Vecchio, Docente di Marketing al C Management.

Cosa è previsto in Italia in materia di tutela della proprietà industriale?
L’Italia aderisce a tutti i trattati e le convenzioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale e ha un Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), autorità amministrativa di competenza, molto antico. Per questo motivo si può dire che la tutela in Italia è assolutamente completa ed eccellente per tutte le aziende e tutte le categorie merceologiche. Le modalità di tutela sono di competenza statale e territoriale, quindi quello che si fa in Italia ha un valore solo nel nostro Paese, salvo non si decida di estendere questo diritto anche ad altri Paesi esteri. Ogni Paese, infatti, ha il suo Ufficio o Istituto preposto al rilascio dei titoli di privativa industriale.

Cosa può fare un subfornitore per tutelarsi?
Un’azienda, indipendentemente dal suo settore di attività, può registrare brevetti e marchi, disegni industriali e modelli di utilità, ed è di fondamentale importanza che lo faccia prima di introdurre i propri prodotti in commercio. Nel caso di un subforniture, il discorso si fa più complesso, perché non immette sul mercato un prodotto finito, ma un componente che poi verrà assemblato insieme ad altri. L’azienda dovrà quindi capire, in base allo specifico prodotto, se può essere sufficiente richiedere un modello di utilità oppure un disegno industriale, che ha procedure più semplici e costi minori rispetto al brevetto. Spesso nel settore della subfornitura il prodotto in sé non ha neppure quel contenuto innovativo tale da poter essere definito invenzione e, quindi, alle volte, non è nemmeno possibile richiedere un brevetto. Di solito, infatti, ci troviamo più spesso nell’ambito del modello industriale e del modello di utilità. Ad ogni modo, tutti i titoli di privativa hanno un valore cautelativo, poiché l’asset intellettuale dell’impresa viene ad esistere formalmente soltanto nel momento in cui ottiene dallo Stato questo riconoscimento. Da quel momento avrà un suo valore giuridico ed economico e, quindi, potrà essere inserito in bilancio e diverrà a tutti gli effetti oggetto del patrimonio aziendale, con tutti i diritti e i vantaggi giuridici ed economici che ne conseguono. Quindi è bene ricordarsi che nel caso in cui non si possa registrare nessuno di questi titoli è molto importante tutelarsi per via contrattuale.

Quali sono le procedure per ottenere un titolo di privativa?
In Italia le modalità di richiesta sono abbastanza semplici e non troppo onerose, per quanto riguarda i marchi e i modelli industriali, poiché è possibile presentare una domanda online o per posta all’Ufficio Bevetti e Marchi di Roma, oppure presso le Camere di Commercio. L’azienda può farlo da sola senza richiedere l’assistenza di un avvocato o di un consulente legale, anche se è consigliabile. Per i brevetti, invece, è importante avvalersi di un tecnico, in quanto la descrizione del brevetto e delle protezioni specifiche sulle invenzioni che vengono richieste devono essere redatte con moltissima attenzione. Per ottenere il riconoscimento di un marchio bastano pochi mesi, il rilascio del brevetto invece può richiedere più di un anno, anche se è importante sapere che la protezione vale dal giorno di deposito della domanda per tutti i titoli di proprietà intellettuale.

Quali sono, invece, i rischi per chi non registra un marchio?
Un marchio non registrato può essere usurpato da terzi, copiato e utilizzato da altre aziende. Inoltre può capitare che un concorrente, intuendo il successo commerciale del marchio, lo registri all’estero e se ne approvi, ottenendo una tutela giuridica. In questo caso diventa difficile recuperare il proprio diritto su un prodotto. L’Italia si differenza dagli altri Paesi perché tutela giuridicamente anche il cosiddetto ‘marchio di fatto’, ovvero quello non registrato, se si può provare in Tribunale che è stato effettivamente usato in modo costante e continuativo nel tempo, per almeno 5 anni e in una definita area geografica. In altri Paesi, però, il marchio non registrato non ha nessun valore e quindi diventa difficile tutelarlo. Ad esempio in Cina e in Turchia dove la tutela è molto debole, le prove dell’uso continuativo e della notorietà del marchio sono difficili da avanzare, quindi l’iter per riconoscere la sua paternità è più difficile e questa può essere difesa solo in Tribunale, con tempi e costi molto lunghi e non poche difficoltà.

Registrare un marchio è importante soprattutto se si lavora con l’estero?
Sicuramente. Per avvicinarsi al mercato estero queste tutele preventive sono ancora più importanti. Anzi la registrazione deve avvenire ancora prima di partecipare ad eventi e fiere in Paesi esteri, perché il fenomeno della contraffazione avviene spesso proprio nelle fasi iniziali dell’approccio di un’azienda al mercato straniero. Ad esempio, anche quando si fanno vedere cataloghi e prototipi a possibili acquirenti.

A quali enti si fa riferimento per tutelarsi su un mercato estero?
Ogni Paese ha il suo Ufficio Brevetti e Marchi, esistono però delle procedure internazionali che semplificano questo iter. È possibile infatti richiedere il marchio europeo, valido in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Si ottiene con un’unica procedura e con un’unica domanda che si può presentare anche in Italia, in modo estremamente semplice. Per i Paesi Extra Europei, invece, ci si rifà alla Convenzione di Madrid che regola la richiesta di marchi internazionali e dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra gli 84 aderenti all’Unione di Madrid. Per i brevetti esiste il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, gestito dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che consente di depositare un’unica domanda e di scegliere i Paesi per cui si vuole l’acquisizione della privativa in quel momento. La fase di avvio della procedura è unica, mentre il rilascio del documento è di competenza dei singoli Paesi. La protezione vale dal momento di presentazione della domanda, per tutti i Paesi esteri che sono stati indicati, indipendentemente dal tempo necessario agli uffici dei singoli dei Paesi per completare la procedura.

Come possono difendersi le aziende dalla contraffazione?
Ogni azienda dovrebbe avere una propria strategia aziendale per la lotta alla contraffazione. Ad esempio, prevedere una task force interna che raccolga tutte le informazioni utili per la tutela della PI aziendale, ma anche utilizzare tutte le tecnologie possibili per la sua sicurezza, inserire nei contratti clausole più stringenti di risoluzione e risarcimento danni e cooperare con le Associazioni di difesa IPR. Senza dimenticare che esiste una tutela anche a livello pubblico che per quanto riguarda l’Italia compete al Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 2009, inoltre, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è stato inserito nella nuova Direzione Lotta alla Contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito di valorizzare e tutelare la proprietà industriale e sostenere la lotta alla contraffazione attraverso politiche specifiche, assistenza e supporto alle imprese, raccordo e coordinamento con le Autorità di polizia e gestione delle banche dati specificamente istituite. Infine, nel dicembre 2010, è stato istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione, nel quale sono coinvolti ben dieci Ministeri e che è presieduto dal Ministro per lo Sviluppo Economico.

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2 Commenti

  1. Articolo interessante grazie, però un’osservazione. D’accordo che è semplice e sicuro ma quanto costa fare un marchio europeo rispetto ad uno italiano? E per la Cina? Senza considerare che poi i marchi vanno mantenuti, quindi sono spese che in periodi non facili come questi possono risultare insostenibili. O forse il mio consulente in proprietà intellettuale è troppo esoso? Grazie per un vostro commento!

  2. Caro lettore,
    un marchio europeo, o meglio, comunitario, costa circa 1000 euro. Il dettaglio dei costi può reperirlo lei stesso sul sito http://www.oami.europa.eu. La invito a dedicare qualche minuto a questa verifica, così potrà rendersi conto se il suo consulente in proprietà intellettuale è esoso o meno. La informo inoltre che utlizzando i moduli presenti sullo stesso sito potrà procedere da solo a depositare e rinnovare il suo marchio. Spero che il suo consulente di propreità intellettuale non mi prenda a male….

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